Creare un marchio forte e proteggerne il valore e' essenziale nella strategia di marketing delle societa', contribuendo a definire l'immagine e la reputazione dei prodotti presso il pubblico.
Di seguito le fasi da seguire per ottenere un'efficace tutela del marchio:
1. Ideazione e progettazione del segno, che dovra' essere facile da scrivere, da leggere e memorizzare;
2. preliminare analisi di validita' del segno (capacita' distintiva, non ingannevolezza);
3. Individuazione delle classi di prodotti o di servizi di interesse sia effettivo che potenziale (classificazione di Nizza);
4. Preliminare ricerca di anteriorita' al fine di accertare se il marchio progettato non sia gia' stato registrato da altra impresa per prodotti identici o simili;
5. Controllo della disponibilita' del corrispondente nome a dominio;
6. Individuazione dei paesi di interesse in funzione dei mercati di sbocco attuali o potenziali e di quelli a rischio di contraffazione;
7. Registrazione.
Uso del marchio: il titolare del marchio registrato deve provvedere ad utilizzarlo.
Il marchio decade quando manca un uso effettivo nel mercato entro cinque anni dalla registrazione o in caso di sospensione dell'uso per un periodo ininterrotto di cinque anni.
E' molto importante creare un archivio in cui conservare le prove d'uso del marchio (cataloghi datati, pubblicita', fatture, listini prezzi, confezioni, prodotti recanti il marchio). Un attento controllo aziendale sull'uso effettivo del marchio costituisce uno strumento indispensabile per impedire la decadenza e la contraffazione. Infatti, il marchio viene utilizzato non solo da soggetti inseriti all'interno dell’azienda, ma anche da personale esterno quale per esempio, fornitori, sub-fornitori, venditori, distributori, aziende di marketing.
Il marchio figurativo usato da questi soggetti deve corrispondere sempre a quello registrato. In caso di alterazione del carattere distintivo del segno, si corre il rischio di non avere prove idonee a dimostrare l'uso del marchio che, pertanto, rischia di decadere. Qualora, nel corso del tempo, il marchio venga modificato nella forma grafica, sara' opportuno rivolgersi ad un Consulente specializzato nella materia per valutare se sia necessario presentare una nuova domanda di registrazione, al fine di tutelare le modifiche apportate.
Sorveglianze: l'attivazione di un servizio di sorveglianza internazionale sul marchio gia' registrato o depositato o sulla denominazione sociale e sul nome a dominio in relazione alla tipologia di prodotti di interesse, consente di giungere tempestivamente a conoscenza del deposito, della pubblicazione e/o della registrazione da parte di terzi concorrenti di marchi identici o simili ai propri o di denominazioni simili alla propria o ai propri marchi e di intraprendere le opportune azioni di difesa, laddove possibile, in via amministrativa.
Estensione all'estero della protezione: per chi opera all'estero, la registrazione del marchio fa parte della strategia industriale di sviluppo e costituisce uno strumento indispensabile di protezione contro le contestazioni dei concorrenti e contro la contraffazione. L'estensione della protezione va operata in modo attento, valutando caso per caso se sara' piu' conveniente una registrazione internazionale o comunitaria oppure un singolo o piu' depositi nazionali, al fine di contenere e distribuire nel tempo i costi di deposito.